A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu recurso da Bristol Administração de Hotéis e Condomínios, e determinou que a empresa Organizações Bristol (OrgBristol) deixe de utilizar a marca Bristol, relacionada a serviços de hotelaria. Entretanto, o colegiado admitiu que a OrgBristol mantenha o seu nome empresarial em Minas Gerais, desde que a designação não desempenhe a função de marca.
Como resultado do provimento do recurso, a OrgBristol também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 25 mil.
"As duas partes exploram, sob o mesmo signo, especificamente os serviços de hotelaria, o que torna evidente o risco de confusão, porquanto ambas se apresentam perante o público consumidor como hotéis Bristol", afirmou o relator do recurso especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
O recurso da Bristol Administração de Hotéis e Condomínios foi interposto no STJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) que negou o pedido de exclusividade sobre a marca Bristol. Inicialmente, o TJMG entendeu que o registro de marca da empresa havia sido anulado, o que impediria a declaração de exclusividade; posteriormente, em razão de decisão da Justiça Federal que restabeleceu o registro, o tribunal estadual considerou que esse fato não era suficiente para garantir o direito exclusivo de uso, já que se tratava de marca genérica.
Justiça Estadual Não Pode Declarar a Nulidade
O ministro Paulo de Tarso Sanseverino citou precedentes do STJ no sentido da incompetência da Justiça estadual para reconhecer nulidade de registro de marcas, motivo pelo qual o registro deve ser considerado plenamente em vigor.
"O tribunal de origem, ao reconhecer o caráter genérico – logo, não registrável – da marca em questão, acabou por desconsiderar o registro já restaurado e vigente, cuja nulidade a Justiça estadual não é competente para reconhecer, nem mesmo de forma incidental, apenas podendo ser declarada pela Justiça Federal", afirmou.
O magistrado destacou, também, que a marca registrada pela Bristol Administração de Hotéis e Condomínios tem proteção prevista no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), com o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional para identificar serviços de hotelaria.
Entre as razões para reconhecer a proteção da marca, o relator também destacou que o signo estava sendo utilizado pelas Organizações Bristol para designar serviços que estavam enquadrados dentro da mesma classe e subclasse da Bristol Administração de Hotéis e Condomínios no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – quadro que também inviabiliza a possibilidade de coexistência das marcas.
Proteção ao Nome Empresarial
Quanto ao fato de que as Organizações Bristol utilizavam o signo como marca e como nome empresarial desde 1997, o relator explicou que a empresa apenas poderia alegar o direito de precedência perante o INPI, em ação própria perante a Justiça Federal. Por isso, afirmou o ministro, o caso não poderia ser examinado na Justiça Estadual, nem mesmo sob a alegação de nulidade da marca com fundamento no inciso V do artigo 124 da LPI, por reproduzir nome empresarial.
No entanto, Sanseverino ressaltou que ao nome empresarial também é conferida proteção jurídica, porém apenas dentro do território do estado em que foi registrado. Como o nome empresarial OrgBristol é anterior ao registro da marca Bristol no INPI, o relator concluiu que a empresa tem o direito de continuar usando a expressão Bristol, desde que integrada pelos demais elementos componentes de seu nome e que sua utilização se limite à finalidade do nome empresarial.
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