Ao julgar o agravo de instrumento interposto em face do deferimento da liminar para abster a ré de utilizar a marca da autora sob pena de multa de cinco mil reais o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento parcial para determinar à ré que se abstenha de utilizar o símbolo com maior destaque do que os demais elementos utilizados.
Entenda o Caso
Foi interposto agravo de instrumento com pedido liminar contra decisão proferida nos autos de ação cominatória de abstenção de violação marcaria, cumulada com indenizatória.
A liminar pleiteada foi deferida diante da comprovação do registro da marca no INPI e da utilização não autorizada da marca pela ré, determinando “[...] que a ré abstenha-se de utilizá-las de imediato, a partir de sua intimação, tanto na divulgação, publicidade e comercialização de seus produtos, por qualquer meio, como em suas embalagens, sob pena de multa de cinco mil reais, para cada descumprimento da presente decisão”.
A ré agravou argumentando que não cabe liminar quando há necessidade de prova pericial, bem como, dentre outros pontos, que ajuizou ação anulatória da marca da autora, na qual a reconvenção trata dos mesmos pedidos da ação de origem, portanto, requereu a suspensão diante da litispendência.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido.
Decisão do TJSP
A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob voto do Desembargador Relator Cesar Ciampolini, deu parcial provimento ao recurso.
Analisando a liminar com base no art. 375 do CPC, destacou que “[...] na hipótese, ao menos em exame perfunctório, próprio do momento processual, não parece haver suficiente semelhança entre as expressões utilizadas pelas partes [...]”.
Isso porque constatou que as imagens juntadas demonstram que: “[...] as únicas semelhanças são o elemento nominativo da marca da autora (Ultralife) e sua cor (branco), as diferenças sobressaem [...]”.
Nessa linha, ressaltou que “À medida que a distintividade diminui, o âmbito de proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de domínio comum não podem ser vedadas” (art. 124, VI, da Lei 9.279/1995).
No entanto, analisando o mérito, entendeu que “[...] em cognição sumária, a cabível neste momento processual, não é possível verificar, ictu oculi, a ocorrência de violação da marca da agravada na abrangência por ela pretendida, a ensejar abstenção total do uso do signo “ultralife” pela ré”.
Ainda destacando o exame da liminar, consignou que “[...] a tonalidade empregada pela agravante é aparentemente distinta daquela utilizada pela agravada, além de a palavra “ultralife” também expressar descrição do benefício que o produto propicia: longevidade de animais de estimação que consumirem a ração das partes”.
Assentou, também, que o INPI entendeu ser registrável, sendo o órgão competente para “[...] verificar a presença dos requisitos da distintividade, novidade e desimpedimento (MARLON TOMAZETTE [...])”.
Pelo exposto, decidiu que “[...] para compatibilizar os indícios favoráveis e contrários à liminar concedida na origem, além de evitar prejuízos vultosos para quaisquer das partes (o que demandaria da outra prestação de caução), é caso de conceder-se em parte liminar apenas para que as embalagens da ré que apresentem o signo “ultralife” em maior destaque do que os demais elementos sejam descontinuadas”.
Número do Processo
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2114912-10.2022.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, é agravado C.H. DRUDE SOUZA RAÇÕES LTDA-ME.
ACORDAM, em 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES BARBOSA (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 17 de agosto de 2022
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
