A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu de R$ 200 mil para R$ 50 mil a indenização por danos morais que os produtores da cachaça João Andante terão de pagar por violação do direito de marca da fabricante do uísque escocês Johnnie Walker. O colegiado considerou que o valor original da indenização arbitrada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) era desproporcional ao porte da empresa condenada.
O caso chegou ao STJ após a Diageo Brands BV, líder mundial na produção de bebidas, e sua subsidiária Diageo Brasil Ltda. ajuizarem ação para impedir a utilização da marca João Andante e de suas variações na designação de bebidas destiladas. Elas também pediram a reparação dos danos causados pela reprodução indevida de sua marca.
A demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, mas o TJSP concluiu que a marca João Andante é mera tradução e reprodução estilizada da marca registrada Johnnie Walker. Para o tribunal, ficou configurada uma paródia desautorizada, que gerou enriquecimento sem causa aos proprietários da cachaça, os quais teriam tentado fomentar os negócios com base no prestígio da marca alheia, em associação parasitária.
Nome da Cachaça Foi Mudado para O Andante
Ao STJ, as autoras da ação declararam que, no curso do processo, a empresa ré alterou o nome de seu produto para O Andante, mas ainda permaneceriam configurados o ato ilícito, o abuso de direito e o enriquecimento sem causa, uma vez que o novo nome também representaria concorrência desleal, em razão de parasitismo residual e da associação indevida com a marca Johnnie Walker.
Por sua vez, a ré também recorreu, alegando não ter havido ato ilícito, pois, proibida de utilizar o nome João Andante por decisão judicial, acatou a determinação.
Proibição de Usar Marca Registrada Decorre da Lei
O relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o TJSP, ao reconhecer a violação do direito de utilização exclusiva do nome Johnnie Walker, concluiu que esse direito não abarca a variação adotada pela empresa ré, uma vez que o registro da marca não permitiria à fabricante de uísque se apropriar da expressão isolada "andante". Por não poder reanalisar as provas que embasaram a conclusão do TJSP nesse ponto, a Terceira Turma não conheceu do recurso da Diageo.
Ao examinar o recurso da ré, Sanseverino ressaltou que a proibição de utilização de marca registrada por terceiros decorre diretamente de lei, e não de decisão judicial. "A Lei 9.279/1996 é que impõe a todos o dever de respeitar o direito de uso exclusivo da marca registrada, sendo que a decisão judicial que concede a tutela inibitória para cessar a reiteração do ilícito apenas reconhece já ter havido a violação desse direito", declarou.
O magistrado destacou que o artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial prevê que o registro validamente expedido garante ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional. À semelhança do que ocorre com o direito de propriedade, observou, a lei cria um direito de exclusividade oponível erga omnes, "sendo que a todos é imposta a obrigação de não interferir nesse direito".
Quanto à alegação da ré sobre a necessidade de comprovação dos danos morais, o relator observou que, para a jurisprudência atual, em se tratando de violação de direito de marca, os danos decorrem diretamente da prática do ato ilícito, sendo dispensável a demonstração de abalo efetivo. Assim, o recurso da ré foi provido apenas para reduzir o valor da indenização.
Número do Processo
Ementa
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO PROPOSTA PELOS TITULARES DA MARCA JOHNNIE WALKER. TUTELA INIBITÓRIA E CONDENATÓRIA PELO USO DA MARCA JOÃO ANDANTE PARA DESIGNAR BEBIDAS DESTILADAS. RECURSO DAS AUTORAS. ALEGAÇÃO DE PARASITISMO RESIDUAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU NÃO HAVER PARASITISMO PELO USO DA EXPRESSÃO O ANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DAS RÉS. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA QUE DECORRE DE LEI E NÃO DE DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA MARCA INFRATORA DURANTE CERTO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE MARCA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO.
1. Ação proposta pelos titulares da marca mista JOHNNIE WALKER com o objetivo de: i) impedir as rés de utilizarem a marca mista JOÃO ANDANTE e suas variações para designar bebidas destiladas; ii) condená-las ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais decorrentes da utilização indevida
2. Recurso especial pelo qual as autoras pretendem que as rés sejam impedidas de utilizar também a marca O ANDANTE, a fim de evitar parasitismo residual.
3. Tese arguida pelas autoras que não foi examinada, sequer implicitamente, pelo Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 211/STJ.
4. Prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC que pressupõe que, no recurso especial, se alegue a violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
5. Tendo o Tribunal de origem concluído que a marca O ANDANTE não representa violação da marca JOHNNIE WALKER, o exame das razões do recurso especial – para verificar se há parasitismo – demandaria, de todo modo, uma incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra possível. Aplicação da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial mediante o qual as rés pretendem: i) seja afastada sua responsabilidade, pela ausência de cometimento do ato reconhecido como ilícito; ii) seja afastada sua condenação à compensação dos danos morais, por não terem sido comprovados; e iii) seja reduzido o valor fixado para os danos morais.
7. Proibição de utilização de marca alheia registrada que decorre diretamente de lei e não de decisão judicial, que apenas reconhece a configuração do ilícito e impede sua reiteração.
8. O exame das razões do recurso especial – para afastar a conclusão adotada no acórdão recorrido de que, ao menos por um certo período, as rés utilizaram a marca considerada infratora – demandaria uma incursão no acervo fático-probatório, o que não se mostra possível. Aplicação da Súmula 7/STJ.
9. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, os danos morais oriundos da violação de marca registrada decorrem diretamente da prática do ato ilícito, sendo despicienda a efetiva comprovação do abalo.
10. Valor fixado para a compensação dos danos morais que se mostra exorbitante, sendo imperiosa sua redução de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando os valores arbitrados em casos semelhantes, bem como as circunstâncias específicas do caso.
11. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DAS DEMANDADAS PARCIALMENTE PROVIDO
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do recurso especial das autoras e dar parcial provimento ao recurso especial das demandadas, nos termos do voto do Sr Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Dr. PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte RECORRENTE: DIAGEO BRASIL LTDA e Outro
Dr. LEONARDO MARTINS WYKROTA, pela parte RECORRENTE: AGROPECUARIA SANTO ANTONIO DO CERRADO
Brasília, 14 de setembro de 2021(data do julgamento)
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator
