A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmada pela Quarta Turma, estabelece que a ação de nulidade de registro de marca é imprescritível apenas quando há comprovação de notoriedade da marca e atuação de má-fé por parte do registrador. Tal decisão tem impacto direto na análise detalhada do comportamento das partes envolvidas.
Em recente julgamento, o pedido das detentoras da marca Speedo Internacional para anular ou adjudicar registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a partir de 1980 a empresas ligadas a um ex-atleta de pólo aquático foi negado pelos ministros.
A inconsistência dos donos da renomada marca esportiva internacional foi destacada pelo colegiado, considerando que estes mantiveram negociações comerciais com as empresas do ex-atleta por três décadas.
Relações comerciais de longa data influenciam decisão
Desde 1914, as empresas detentoras da marca Speedo são conhecidas globalmente por fabricar e possuir os direitos dos produtos Speedo, amplamente divulgados em diversas Olimpíadas. Após adquirirem o registro da marca no Brasil em 1970, perderam-no em 1976 devido a caducidade. O registro foi então solicitado pelo atleta brasileiro em 1980 e obtido em 1985, com posterior transferência para negócios de sua família ou de sua propriedade. Acordos que incluíam o pagamento de royalties às empresas estrangeiras prosseguiram até 2006, quando um descumprimento contratual levou ao término do vínculo e a consequente ação judicial em 2010.
Tanto no primeiro grau quanto no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), o pedido do grupo internacional para que a ação de nulidade fosse considerada imprescritível foi recusado.
Imprescritibilidade exige análise de conduta
O ministro Raul Araújo, relator do recurso, reiterou o posicionamento do STJ quanto ao prazo prescricional de cinco anos estipulado pelo artigo 174 da Lei 9.279/1996. No entanto, a Convenção da União de Paris (CUP) de 1883 excepciona a prescrição em casos de má-fé do registrador e notoriedade comprovada da marca. As instâncias ordinárias não reconheceram a notoriedade da marca Speedo no Brasil no momento do registro pelo atleta, nem consideraram má-fé diante do relacionamento comercial prévio entre as partes.
O ministro descartou a possibilidade de adjudicação da marca, salientando que a má-fé não influenciou o período de cooperação empresarial. Entretanto, a Turma determinou que a empresa brasileira não poderá renovar o registro, permitindo que os detentores internacionais da marca Speedo reconquistem seus direitos gradualmente, desde que atendam aos requisitos legais.
Leia o acórdão no REsp 2.061.199.
Fonte: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/04092024-Acao-de-nulidade-do-registro-no-INPI-so-e-imprescritivel-quando-ha-notoriedade-da-marca-e-ma-fe-do-registrador.aspx
