A 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que uma empresa de cosméticos deve interromper o uso, como identificação comercial, de uma expressão vinculada a composto vegetal em seus produtos. Além disso, a empresa foi condenada a pagar R$ 20 mil à autora da ação, a título de indenização por danos morais, após ser reconhecida a prática de concorrência desleal.
Segundo os autos, todas as tentativas da empresa de registrar a expressão junto ao INPI foram negadas ou resultaram na anulação de registros concedidos anteriormente. Apesar disso, a empresa continuou a utilizar a expressão, justificando que ela fazia referência à matéria-prima de seus produtos.
No julgamento de primeira instância, a ação foi considerada improcedente, sob o argumento de que, embora a autora fosse titular da marca, a expressão tratava-se de um signo evocativo composto por radicais comuns, o que reduziria seu grau de proteção. Contudo, ao analisar o recurso, o desembargador Grava Brazil ressaltou que, mesmo sem proteção marcária exclusiva, permitir o uso da expressão contrariaria decisões do INPI e enfraqueceria a segurança jurídica, prejudicando a proteção à autora.
O relator destacou que a decisão do INPI de anular os registros da empresa suíça baseou-se em parecer técnico da autarquia federal, que identificou conflito direto com as marcas da apelante, conforme previsto no artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que proíbe a reprodução ou imitação de marca registrada capaz de causar confusão ou associação indevida.
O magistrado também frisou que a decisão não proíbe o uso do composto vegetal como ingrediente, mas apenas do termo específico para fins comerciais, pois a expressão não corresponde à denominação técnica do ingrediente, funcionando apenas como nome comercial. Ressaltou, ainda, que a expressão não é reconhecida como insumo pela Anvisa e não atende às exigências nacionais para identificação da composição química em português.
A decisão foi unânime, contando com os votos dos desembargadores Sérgio Shimura e Maurício Pessoa.
Apelação nº 1090490-08.2024.8.26.0100
Impacto no Dia a Dia dos Advogados
Essa decisão reforça a necessidade de cautela ao utilizar expressões comerciais relacionadas a compostos vegetais ou outros elementos cuja nomenclatura possa conflitar com marcas já existentes. Advogados que atuam no Direito Empresarial, especialmente na área de propriedade intelectual e marcas, devem ficar atentos às decisões do INPI e dos tribunais, orientando clientes quanto aos riscos de infração e adequando estratégias de registro e defesa de marcas. A medida amplia a proteção para titulares de marcas e pode aumentar a demanda por serviços consultivos e contenciosos na área, impactando diretamente profissionais que lidam com disputas marcárias e registros no INPI.
