Ao julgar o Recurso Especial no qual as recorrentes alegam decurso do prazo decenal com data inicial do ato constitutivo da empresa o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de origem aduzindo que “não é o nome empresarial que deu ensejo ao reconhecimento da violação da marca”, por isso não pode ser dali computado o prazo prescricional.
Entenda o caso
Na origem foi proposta ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais em face da ora recorrente, cuja sentença julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:
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[...] para determinar que a requerida Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda. abstenha-se de utilizar a marca KOCH de maneira semelhante à marca da requerente [...].
O Tribunal de origem deu parcial provimento aos recursos de apelação aduzindo que “[...] Comprovada a anterioridade do registro da marca no INPI, deve ser acolhido o pedido inicial, para impedir que outra empresa a utilize a mesma marca, já que passível de induzir o consumidor a erro”.
Os três embargos de declaração foram rejeitados.
Foram providos os primeiros recursos especiais “para reconhecer a existência de vício de omissão e determinar o retorno dos autos para novo julgamento”.
Nas razões do especial, as recorrentes alegam, em suma, violação dos arts. 373, 436, 437, 489 e 1.022 do CPC/2015; 130 e 219 do CPC/1973; 205, 264 e 265 do CC/2002; e 123 e 124 da Lei n. 9.279/1996.
E “Acerca do mérito da demanda, as recorrentes afirmam a ocorrência de prescrição, uma vez que a fundação de Koch do Brasil Projetos Industriais Ltda ocorreu em 1998, e a ação foi proposta tão somente em março de 2010, portanto, após o transcurso do prazo decadencial decenal”.
Decisão do STJ
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, manteve a decisão do TJMG e quanto à prescrição, bem esclareceu que:
De fato, há precedentes desta Corte Superior em que se reconheceu a incidência do prazo prescricional decenal para a pretensão de abstenção de exploração de marca registrada, cujo termo inicial deve ser aferido à luz da actio nata.
[...]
O direito à marca somente se origina do registro perante o órgão competente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em consequência da adoção do sistema atributivo pela Lei n. 9.279/1996. Por sua vez, a proteção ao nome empresarial se inicia a partir de seu registro na Junta Comercial competente, tendo eficácia, a princípio, restrita ao respectivo Estado federado.
[...]
Feitas essas considerações, não se pode pretender o cômputo do prazo prescricional para a utilização indevida da marca KOCH desde a inscrição dos atos constitutivos da recorrente, ocorrida em 1998, porque não é o nome empresarial que deu ensejo ao reconhecimento da violação da marca.
[...]
Portanto, tendo-se apontado como ato violador a oferta de bens com símbolo semelhante à marca registrada, o qual não era de prévio conhecimento, tampouco havia autorização ou anuência, devem ser estes atos considerados como termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida.
Com isso, foi negado provimento ao recurso especial.
Número de processo: 1.719.131
